Perché è importante registrare il proprio marchio

Per chi inizia un’attività registrare il proprio marchio ha un’importanza strategica rilevante poiché rappresenta una risorsa da valorizzare e proteggere che permette di distinguere i prodotti o i servizi realizzati o distribuiti da un soggetto, da quelli degli altri concorrenti.

La funzione principale del marchio è quella di rendere facilmente riconoscibile la provenienza di un prodotto o di un servizio da una certa impresa, e proprio per tale motivo, svolge un ruolo fondamentale nelle strategie promozionali e di marketing legate al nome dell’azienda, contribuendo all’affermazione dell’immagine e della reputazione di quest’ultima agli occhi dell’utente finale. Pertanto per chi inizia un’attività, registrare il proprio marchio diventa un adempimento essenziale.

È noto infatti che il consumatore soddisfatto da un determinato prodotto tenda a ricomprarlo o riusarlo, e per fare ciò, deve poter distinguere agevolmente fra prodotti identici, o simili.

Nel contempo un marchio fornisce al proprio titolare (società o singola persona fisica) un incentivo ad investire nella salvaguardia e nel perfezionamento della qualità dei prodotti offerti.

Proprio tale motivo un marchio scelto ed ideato in base alle esigenze dell’azienda ha comunque, di per sé, un valore commerciale tanto da poter essere oggetto di operazioni di sfruttamento economico tramite la concessione di licenze, contratti d’esclusiva, oppure anche attraverso il merchandising e la sponsorizzazione. Non a caso nelle cessioni di azienda già avviate il marchio rappresenta spesso il bene più importante e più ambito.

Si può, quindi, affermare che il marchio è da considerarsi un vero e proprio asset da proteggere.

Come proteggere e registrare il proprio marchio?

Un’efficace protezione di un marchio si ottiene tramite la c.d. registrazione che attraverso l’attestato o il certificato di registrazione attribuisce al titolare un diritto certo di esclusiva che consente di impedire, da parte di altri soggetti, l’uso non autorizzato, dello stesso marchio o di uno simile idoneo a provocare confusione relativamente all’origine dei prodotti.

In generale possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa qualunque parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi.

La registrazione garantisce una protezione del marchio nell’intero territorio di riferimento della registrazione medesima a livello nazionale oppure comunitario.

Per ottenere la registrazione, e la relativa protezione sul territorio italiano, di un marchio occorre depositare una domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), (direttamente o per il tramite di una qualsiasi Camera di Commercio) che dovrà verificare l’esistenza di determinati requisiti sostanziali.

Condizione per la registrazione è, infatti, che il marchio sia nuovo, lecito (non deve essere contrario alla morale comune ed all’ordine pubblico) e dotato di capacità distintiva.

Quali sono i diritti che sorgono in capo al titolare grazie alla registrazione del marchio?

Il marchio conferisce al suo titolare il diritto di utilizzarlo in esclusiva solo per quei prodotti o per quei servizi di suo interesse, che dovranno essere accuratamente indicati nella domanda di registrazione e per quei prodotti o per quei servizi che possano considerarsi affini. Ogni marchio deve essere depositato in relazione ad una o più classi merceologiche tra quelle previste dalla  Classificazione Internazionale di Nizza di cui al trattato multilaterale amministrato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra (WIPO), relative ai prodotti ed ai servizi che il marchio medesimo dovrà effettivamente contraddistinguere.

Selezionare le più adeguate classi merceologiche è fondamentale poiché la Legge garantisce il suddetto diritto di esclusiva unicamente per i prodotti e servizi  della classe di riferimento, ammettendo la pacifica convivenza di quei marchi che, pur essendo anche del tutto simili o addirittura uguali, siano però registrati in differenti classi merceologiche.

Per questo, prima di registrare il proprio marchio, è importante fare presente accuratamente al consulente di fiducia per quale tipologia di prodotti si intende utilizzare il marchio in modo da permettere la migliore individuazione possibile delle categorie da proteggere, anche nell’ottica di un eventuale ampliamento della propria attività rispetto a quella iniziale, tenendo pure sempre conto che il pagamento delle tasse di registrazione varia in base al numero delle classi indicate nella domanda.

La registrazione del marchio ha un limite di durata?

I diritti esclusivi conferiti dalla legge al titolare del marchio registrato decorrono dalla data di avvenuta registrazione con effetti retroattivi di protezione fino al momento del deposito della domanda, e durano 10 anni allo scadere dei quali è possibile rinnovare il marchio presentando una nuova domanda di rinnovo per ulteriori 10 anni.

In ogni caso, dopo la registrazione, condizione per mantenere la titolarità ed i diritti di esclusiva di quel marchio è l’uso, il che significa che il marchio registrato è soggetto a decadenza in presenza del mancato utilizzo continuativo di 5 anni.

Come si può sapere se è già stato registrato un marchio uguale o simile prima della propria domanda?

Per completezza si segnala che per coloro che intendano depositare un marchio italiano, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non effettua alcun esame di novità in relazione alle varie domande di registrazione. Pertanto, risulta opportuno un controllo preventivo sulle relative banche-dati liberamente consultabili on-line, dei marchi già registrati nelle categorie merceologiche di interesse uguali o simili a quello che si intende tutelare.  

Tale tipo di ricerca c.d. ricerca di anteriorità non è solo utile per accertare l’eventuale preesistenza di marchi altrui già depositati o registrati con i quali il marchio che si intende depositare potrebbe entrare in conflitto, ma risulta anche opportuna per verificare che il nuovo marchio abbia effettivamente un grado di originalità tale da garantirgli un’autentica capacità distintiva agli occhi del consumatore medio.

Per ottenere la tutela effettiva di un marchio è sufficiente la registrazione?

E’ fondamentale sapere che in Italia il titolare di un marchio anteriore non può più muovere alcuna contestazione verso un marchio “concorrente” depositato successivamente al proprio, se ne abbia tollerato l’utilizzo indisturbato sul mercato per 5 anni.

Per tale motivo appare fondamentale attivare un servizio di sorveglianza su banche-dati specializzate, teso a verificare nel tempo se altri soggetti procedano al deposito di marchi idonei, per il loro contenuto e per l’ambito merceologico dichiarato, di entrare in conflitto con il medesimo marchio di riferimento, in modo da potersi opporre tempestivamente a tale registrazione.

Sei titolare di una startup, o un professionista, e vuoi registrare il tuo marchio? Contattaci per una consulenza!

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Avv. Laura Citroni
L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.

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