MARCHIO DI FATTO E MARCHIO REGISTRATO: DIFFERENZE DI TUTELA

MARCHIO DI FATTO E MARCHIO REGISTRATO: DIFFERENZE DI TUTELA

‌Immaginiamo che un’abile ricamatrice decida di realizzare delle t-shirt homemade e di regalarle alle sue amiche. Immaginiamo poi che inizi a venderle a qualche conoscente, fino ad arrivare ad aprire un apposito profilo sui social network e a commercializzarle, apponendoci un logo che ne identifichi la provenienza e che consenta al pubblico di distinguere i suoi prodotti da quelli commercializzati da terzi.

Cosa accadrebbe se, in un secondo momento, qualcuno si appropriasse del logo e, approfittando della sua notorietà, lo utilizzasse per contraddistinguere i propri prodotti? Quale tutela sarebbe riconosciuta alla prima utilizzatrice?

Quello che finora abbiamo chiamato “logo” è, a tutti gli effetti, un marchio.

Il marchio è un segno distintivo, che ha la funzione di individuare un prodotto o una categoria di prodotti e di distinguerli da quelli uguali o simili di un altro imprenditore.

Per assicurarsi l’uso esclusivo del marchio, lo strumento che la legge predispone è la registrazione.

Alla stessa si procede depositando domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso la Camera di Commercio. La domanda dovrà contenere l’identificazione del richiedente, la riproduzione del marchio e l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.

L’ufficio cui è indirizzata la domanda svolgerà un esame finalizzato a verificare che non esistano impedimenti alla registrazione (per esempio, verificherà che non si tratti di un segno contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, o che non abbia ad oggetto ritratti o nomi altrui); se l’esito del controllo sarà positivo, il marchio verrà registrato e sorgerà in capo al titolare il diritto di uso esclusivo dello stesso a livello nazionale.

Se invece si decide di non registrare il proprio marchio, si gode di un diritto cosiddetto relativo, cioè di un diritto che non può essere fatto valere in via assoluta nei confronti di chiunque ed in qualunque contesto ma la cui tutela è sottoposta ad una serie di condizioni espressamente previste dalla legge.

In particolare, sia il codice civile che il codice della proprietà industriale non prevedono una disciplina ad hoc del marchio non registrato, ma si occupano dello stesso solo in relazione ad una sua possibile interferenza con un marchio uguale o simile depositato da terzi successivamente rispetto all’adozione e all’uso di esso senza registrazione.

Innanzitutto, affinché l’utilizzatore di un marchio non registrato possa ottenere una qualsiasi forma di tutela, è necessario che dimostri che il suo marchio dispone di una certa notorietà, tecnicamente definita notorietà qualificata, individuata attraverso una serie di indicatori, quali:

  • la presenza del prodotto o del servizio sul mercato
  • l’ambito territoriale di essa
  • la pubblicità di cui il prodotto o il servizio siano stati oggetto
  • la percezione del pubblico di un collegamento tra determinati prodotti e lo specifico segno distintivo.

Qui si coglie il vantaggio proveniente dalla registrazione del proprio marchio: se il titolare del marchio registrato gode di una tutela presunta, ossia riconosciutagli per il solo fatto di aver ottenuto la registrazione, il titolare del marchio di fatto deve necessariamente attivarsi per dimostrare che anche il suo marchio è meritevole di tutela, poiché, grazie alla sua presenza costante ed incisiva sul mercato, ne ha effettivamente conquistato una fetta.

Per quanto riguarda il possibile contrasto tra il marchio di fatto e il marchio registrato, le ipotesi che la legge prende in considerazione sono due:

  1. Il preuso del marchio non registrato non ha comportato notorietà dello stesso o, al massimo, ha provocato una notorietà puramente locale;
  2. Il preuso ha provocato una notorietà di tipo generale.

Mentre nella seconda ipotesi è esclusa la possibilità che un terzo possa validamente registrare il marchio come proprio, nel primo caso invece la registrazione è possibile e valida.

Ciò comporta un’inevitabile coesistenza tra il marchio registrato e il marchio di fatto: per evitare che, nello stesso territorio, circolino prodotti uguali o simili tra loro contraddistinti dallo stesso marchio (poiché questo comporterebbe un concreto rischio di confusione dei potenziali acquirenti), la legge prevede un divieto a carico del titolare del marchio registrato di utilizzarlo nell’ambito territoriale di “competenza” del preutente.

Pertanto, la regola sarà la seguente: il primo utilizzatore del marchio, che non lo ha registrato, può continuare a farne uso nel proprio territorio, mentre il titolare del marchio registrato può utilizzarlo su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della zona già “occupata”.

 

 

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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